Para saber si una marca está registrada en Chile, puedes consultar en la base de datos de marcas comerciales del INAPI si existe una marca igual o similar, escribiendo en el buscador el nombre de la marca que se pretende inscribir. Luego presionas “buscar” y el INAPI te dirá si existe alguna marca solicitada, registrada, caducada o anulada que coincida con tu búsqueda.
Sin embargo, el hecho de que la expresión no esté registrada no garantiza en absoluto que puedas registrar tu marca. Ya que el artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial señala que existen 10 causales de irregistrabilidad de marcas, de las cuales solo una de ellas se refiere a la similitud con una marca previa.
Por esto, lo que hay que analizar más bien es si tu propia marca es susceptible de registro.
En este sentido, para saber si tu marca es registrable, el primer paso es realizar un examen de registrabilidad, el cual consiste en un informe que se realiza antes de presentar una solicitud de marca que analiza si ésta es capaz de distinguir los productos y servicios que va a identificar, en relación a las marcas ya solicitadas y registradas, para así evaluar las reales posibilidades de concesión de la marca.
En resumen, el examen de registrabilidad es el análisis que te dirá si se puede o no registrar tu marca.
¿Por qué es importante el examen de registrabilidad?
Es importante que realices un examen de registrabilidad porque así evitarás gastar tiempo y dinero en una solicitud de marca que tenga bajas o nulas posibilidades de ser aceptada a registro.
Considera que, una vez que solicitas una marca ante el INAPI, sólo sabrás si es registrable pasados tres a cinco meses desde la solicitud, período de tiempo en que ya pagaste la tasa inicial y la publicación en el Diario Oficial.
Además, el examen de registrabilidad lo realizará un abogado especialista en la materia y el informe completo contendrá una serie de recomendaciones y sugerencias con el fin de aumentar las posibilidades de éxito de registro de la marca.
¿Qué analiza el examen?
El objetivo de este examen es revisar si la marca cumple con los requisitos de registrabilidad que establece la Ley de Propiedad Industrial.
Los principales requisitos para registrar una marca pueden clasificarse en tres:
Por eso, pese a que “McDonaldA” no está registrada, tampoco nadie, salvo McDonald’s, la podrá registrar.
El examen respecto a marcas ya registradas.
El examen de registrabilidad consiste en hacer una búsqueda de las marcas registradas iguales y/o similares a la que se desea inscribir, comparando la marca querida con toda la base de datos de INAPI, tanto en su aspecto gráfico, fonético y conceptual, con el fin de saber si es factible que el INAPI conceda el signo solicitado.
Comparación gráfica
La comparación gráfica pone atención al nombre y a su imagen o logotipo.
La marca registrada impedirá el registro de una solicitud de marca cuando su nombre o imagen acompañada sea idéntica o similar.
Por ejemplo, no se podrá registrar la marca “SONYA" para televisores pues solo se diferencia en una letra respecto a la marca registrada “SONY” para el mismo producto.
Comparación fonética.
La comparación fonética pone atención al sonido que se genera producto de su pronunciación.
Una marca impedirá el registro de una marca desde un punto de vista fonético cuando el nombre o sus letras son distintas pero su pronunciación es idéntica o similar.
Por ejemplo, el INAPI rechazará la solicitud de marca “KNON” para cámaras fotográficas pues si bien, el nombre no es igual, al momento de pronunciarla, el sonido que produce es idéntico al de la marca registrada “CANON” para el mismo producto.
Comparación conceptual
La comparación conceptual pone atención a la idea o concepto que identifica la marca.
Así, una marca impedirá el registro de la marca querida desde un punto de vista conceptual cuando la idea o concepto sea idéntico o similar.
Por ejemplo, no podrás registrar la marca “BLACK CAT” para vender vinos, pues se traduce del inglés como “GATO NEGRO”, y ya existe la marca registrada para vinos “GATO NEGRO”. Las marcas son diferentes gráfica y fonéticamente, pero el concepto es el mismo.
¿El examen de registrabilidad debe realizarlo un abogado?
Los “exámenes automáticos”, sobre todo aquellos gratuitos, cuentan con un software que puede determinar en cierta medida la semejanza gráfica y fonética, pero que es incapaz de discernir la naturaleza descriptiva, ilegal o conceptual de una marca.
En cambio, un examen de registrabilidad realizado por un abogado especialista, cuenta con un análisis jurídico con estrategia marcaria y recomendaciones en su conclusión.
Exige que el examen venga firmado por un abogado, y pregunta si intervino un abogado especialista en su elaboración.
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